El comercio digital ha intensificado los conflictos entre marcas registradas y el uso de términos aparentemente descriptivos. Una reciente resolución del Tribunal Supremo vuelve a poner el foco en una cuestión clave del derecho marcario: hasta qué punto puede utilizarse una palabra que coincide con una marca registrada para describir un producto. En este artículo analizamos el caso Donut. La Sentencia 1505/2025, de 28 de octubre, analiza el enfrentamiento entre Bakery Donuts Iberia (Grupo Bimbo), titular de la conocida marca DONUTS, y Atlanta Restauración Temática, que empleó el término “Donut” en su página web para describir sus rosquillas.
El origen del conflicto
Bakery Donuts, titular de la marca DONUTS desde 1962 y con un alto grado de notoriedad, demandó a Atlanta Restauración al comprobar que esta última utilizaba el término “Donut” para describir productos que comercializaba bajo su propia marca, Redondoughts.
El núcleo del litigio era determinar si Atlanta estaba haciendo un uso meramente descriptivo del término o si, por el contrario, estaba aprovechándose indebidamente del renombre y del carácter distintivo de una marca ajena ampliamente conocida por el público.
Uso descriptivo: permitido, pero con límites
La legislación de marcas permite que terceros utilicen términos que describen características de un producto, como su forma, naturaleza o tipo. Este es el llamado uso descriptivo, que no infringe una marca siempre que se cumplan determinados requisitos.
El artículo 37 de la Ley de Marcas autoriza este uso cuando se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que no todo uso aparentemente descriptivo es legítimo.
Qué aclara el Tribunal Supremo
La sentencia introduce matices relevantes que conviene tener en cuenta:
El término no es genérico por el mero hecho de aparecer en el diccionario
Aunque “dónut” figure como definición de rosquilla de masa frita, el Tribunal recuerda que proviene de una marca registrada (“DONUTS”), lo que impide considerarlo un término genérico en sentido estricto.
No basta con describir: el uso debe ser leal
Cuando se trata de una marca renombrada, no es necesario que exista riesgo de confusión para que haya infracción. Basta con que el uso por un tercero:
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aproveche indebidamente el renombre de la marca,
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debilite su carácter distintivo, o
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cree un vínculo mental en el consumidor que diluya su fuerza identificadora.
Existían alternativas descriptivas razonables
El Tribunal subraya que Atlanta podía haber descrito sus productos utilizando términos como “rosquilla”, “berlina” o “roscón”, perfectamente válidos desde un punto de vista descriptivo. La elección concreta del término “Donut” refuerza, a juicio del Supremo, el carácter desleal del uso.
La decisión final
El Tribunal Supremo declara que existe infracción de marca, al considerar que el uso del término “Donut” no era estrictamente necesario para describir el producto y suponía un aprovechamiento indebido de una marca renombrada.
No obstante, no concede la indemnización solicitada por Bakery Donuts, al tratarse de un uso limitado, ya cesado, y no haberse acreditado un daño económico efectivo.
Enseñanzas prácticas del caso “Donut”
Esta sentencia deja varias conclusiones relevantes para empresas y profesionales:
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El uso descriptivo tiene límites claros cuando entra en juego una marca renombrada.
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Que un término sea comprensible para el consumidor no lo convierte automáticamente en genérico.
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La existencia de alternativas descriptivas razonables es un factor clave para valorar la lealtad del uso.
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En entornos digitales, la elección de palabras en webs y catálogos tiene consecuencias jurídicas reales.
La importancia de un asesoramiento especializado
La frontera entre el uso descriptivo legítimo y la infracción marcaria puede ser muy fina. Una mala elección terminológica en una web o material comercial puede derivar en conflictos legales innecesarios.
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Proteger una marca no es solo registrarla, sino saber cómo usarla y cómo evitar conflictos con derechos ajenos.